Lipsa complementarității între produsele protejate prin mărcile reclamantei şi produsele fabricate şi comercializate de pârâtă. Admiterea recursului declarat, casarea deciziei recurate şi dispunerea trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeaşi curte de apel

• NCPC: art. 477
• NCPC: art. 478
• NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 6
• NCPC: art. 496 alin. (2)
• NCPC: art. 497
• O.U.G. nr. 100/2005: art. 14
• Regulamentul nr. 207/2009: art. 9 alin. (2) lit. c)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, secția a III-a civilă, reclamanta A. a chemat în judecată pe pârâta B. S.R.L., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța:

– să se constate că produsele fabricate și/sau comercializate de pârâtă sub semnele Bicril și Bicril Rapid aduc atingere drepturilor exclusive aparținând reclamantei, decurgând din înregistrarea mărcilor z, x și y;

– să fie obligată pârâta să înceteze activitățile comerciale, desfășurate pe teritoriul României, respectiv fabricarea, promovarea, importul și exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea produselor identice sau similare cu materialele compozite folosite în suturi, dispozitive medicale, ace, suturi chirurgicale, ligaturi și meșe chirurgicale și aceasta să fie obligată să își retragă de pe piață aceste produse, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;

– obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a încălcării dreptului exclusiv la marcă și care constă în contravaloarea produselor comercializate în perioada de 3 ani anterior formulării cererii de chemare în judecată și până la data încetării definitive a activităților comerciale, evaluat provizoriu, în vederea timbrajului, la suma de 1.000 euro (reprezentând 4,3038 RON, curs BNR din 31.01.2017).

Pârâta B. S.R.L. a formulat cerere reconvențională prin care a solicitat anularea mărcilor z, x și y, pentru lipsa de distinctivitate.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1310 din 14 iunie 2022)

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

Înalta Curte apreciază că cele expuse de instanța de apel cu privire la aplicarea criteriului destinației și cel al complementarității produselor nu poate fi evaluat în mod efectiv, în absența indicării unor surse veridice care neagă aparteneța unor produse precum șuruburile chirurgicale (dar și a meșelor chirurgicale, a acelor, a ligaturilor, plaselor chirurgicale) și firele de sutură la categoria materialelor destinate chirurgiei medicale în general.

Pe de altă parte, nu rezultă nici sursa limitării utilizării șuruburilor chirurgicale doar în ceea ce privește chirurgia ortopedică sau a fracturilor de membre și o exclude, de exemplu, în cazul implanturilor dentare, deci, în segmentul stomatologic sau în chirurgia stomatologică, în neurochirurgie ori în chirurgie plastică etc.

În consecință, Înalta Curte reține că teza lipsei complementaritărții între produsele protejate prin mărcile reclamantei și produsele fabricate și comercializate de pârâtă, prin raportare la publicul relevant specializat (cu un nivel mai ridicat de atenție și diligență), nu este argumentată, astfel încât nu poate fi confirmată.

Pe de altă parte, procedând la o comparare distinctă și izolată, iar nu în ansamblul circumstanțelor ce trebuiau a fi apreciate global în această etapă a analizei (totalitatea produselor pentru care reclamanta poate opune drepturi exclusive decurgând din mărcile înregistrate), curtea de apel a stabilit că produsele protejate prin marca y a reclamantei (ace, suturi chirurgicale, ligaturi și plase chirurgicale) sunt similare cu produsele fabricate și comercializate de pârâtă – fire de sutură.

Înalta Curte constată că aceste considerente sunt în contradicție cu concluzia generală stabilită de curtea de apel (inserată la fila x, în analiza dedicată ipotezei de la art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulament) a produselor pentru care operează protecția mărcilor reclamantei ca fiind diferite față de produsele fabricate și comercializate de către pârâtă, în condițiile în care similaritatea a fost reținută pentru produsele protejate prin marca y a reclamantei și cele pentru care pârâta utilizează semnele BICRIL și BICRIL RAPID.

În acest context, se apreciază că în mod just recurenta-reclamantă susține incidența motivului de casare reglementat de art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ.

Se reține că recurenta-reclamantă a opus pârâtei un număr de patru mărci pentru care invocă drepturi exclusive, astfel încât condiția similarității produselor, în contextul art. 9 alin. (2) lit. b) din Regulamentul 207/2009 impunea o concluzie de ansamblu, după evaluarea listei de produse protejate prin mărcile reclamantei, și compararea acestora cu produsele fabricate și comercializate de intimată.

Ca atare, concluzia fragmentată redată de curtea de apel nu permite acestei instanțe de recurs a decela care este rezultatul evaluării globale cu privire la cerința similarității dintre produsele protejate prin mărcile reclamantei și produsele comercializate de pârâtă, astfel încât, nici din acest punct de vedere, controlul de legalitate nu poate fi exercitat.

În plus, instanța de apel nu a arătat care normă impune ca în cazul în care reclamantul dintr-o acțiune în contrafacere opune pârâtului mai multe mărci (care pot proteja aceleași produse sau produse diferite), reținerea similarității dintre produsele fabricate sau comercializate de către pârât fie numai cu unul sau cu unele dintre produsele protejate prin oricare dintre mărcile sale, nu ar fi suficientă pentru a se reține îndeplinirea cerinței similarității între produse sau a unui anumit nivel de similaritate, element relevant căruia trebuie să i se dea eficiență în cadrul evaluării finale globale a riscului de confuzie.

În ceea ce privește verificarea cerinței similarității semnelor, Înalta Curte constată că recurenta-reclamantă în mod greșit susține că instanța de apel trebuia a lua în considerare ca element de comparație mărcile sale, astfel cum le folosește, regula în materia contrafacerii fiind aceea că se compară mărcile astfel cum sunt înregistrate cu semnele reclamate ca încălcând drepturile exclusive ale titluarului mărcii; o atare analiză juridică reprezintă o comparație obiectivă, astfel că, în acest context, este lipsită de relevanță atât modalitatea în care reclamanta își folosește propriile mărci, dar și ambalajele în care comercializează produsele astfel marcate (asociate, eventual, cu una sau mai multe culori), cel din urmă element fiind lipsit de relevanță și în privința ambalajelor utilizate de către intimată.

Instanța de apel deși e enunțat corect unele reguli de efectuare a comparației între mărci și semne, a făcut o aplicare greșită a acestora în cauza de față, constatând în speță o similaritate medie în plan vizual, extrem de redusă în plan fonetic și, de asemenea, foarte redusă în planul evaluării similarității conceptuale.

Reținând principiul conform căruia o marcă este percepută de consumator ca un tot unitar (Medion, par. 29, și OAPI/Shaker, par. 41), precum și faptul că doar arareori consumatorul poate compara în mod direct semnele în conflict, fiind nevoit să se încreadă în amintirea imperfectă a mărcilor anterioare (Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, pct. 26), instanța de apel a făcut aplicarea regulii potrivit căreia este necesară determinarea impresiei de ansamblu pe care o produce fiecare dintre semnele în litigiu, în scopul aprecierii globale asupra similarității dintre acestea.

În aceste condiții, potrivit regulilor teoretice enunțate în debutul prezentelor considerente, Înalta Curte reține că determinarea caracterului distinctiv (atât intrinsec, precum și cel dobândit) al mărcii anterioare, privite în ansamblu, era necesar a se verifica doar referitor la mărcile reclamantei, nefiind un criteriu în legătură cu semnele utilizate de pârâtă.

În schimb, în operațiunea juridică de comparare a semnelor în conflict era necesar, într-adevăr, să se raporteze la elementele lor distinctive sau dominante atât în privința mărcilor reclamantei, cât și în privința semnelor pârâtei.

Din acest punct de vedere, chiar dacă mărcile și semnele utilizate de pârâtă sunt semne verbale (formate dintr-un cuvânt și, respectiv două cuvinte), în mod corect curtea de apel, în analiza similarității în plan vizual, a pornit de la premisa că publicul are aptitudinea de a percepe semnele în componentele lor, fiind vorba de cuvinte compuse (z, y în cazul reclamantei și BICRIL în cazul pârâtei) sau de alăturarea a două cuvinte dintre care unul este compus (x și BICRIL RAPID), fără ca instanța de apel să realizeze o fragmentare artificială a mărcilor sau a semnelor din perspectiva elemntelor ce le compun.

Cu toate acestea, aceast criteriu este operant în analiza similarității vizuale și, de asemenea, poate fi de util în analiza similarității conceptuale, însă nu și în planul similarității fonetice sau auditive, astfel cum eronat a procedat instanța de apel; în acest punct, curtea de apel era ținută să stabilească în principal asemănările (care sunt mai importante decât deosebirile), poziționarea acelor asemănări în cadrul semnelor comparate și să opereze cu criterii semnificative din perspectivă fonetică (pronunție, număr de silabe, rezonanță etc.); mai mult decât atât, comparația poate conduce la rezultate diferite după cum se compară fiecare dintre mărcile reclamantei cu fiecare dintre semnele pârâtei, aspect care nu rezultă din decizia recurată și, drept urmare, nu poate fi verificat de aceasă instanță de recurs din perspectiva aplicării criteriului similarității semnelor.

Drept urmare, în cadrul analizei ce se va efectua în rejudecare, instanța de apel va trebui să stabilească și dacă mărcile reclamantei și semnele folosite de pârâtă coincid din punctul de vedere al unei componente care prezintă caracter distinctiv (așadar, o eventuală similaritate ce ar viza o componentă importantă) sau al unei componente slabe (așadar, dacă o eventuală similaritate vizează o componentă mai puțin importantă).

Apoi, o concluzie asupra similarității între mărci și semne, privite ca întreg, se va impune, pentru a se ști dacă în cauză devine aplicabilă regula potrivit căreia un grad scăzut de similaritate între produse poate fi compensat printr-un grad ridicat de similaritate între mărci și invers (Canon, punctul 17), enunțată, de altfel, de curtea de apel în decizia recurată.

Caracterul distinctiv al mărcilor anterioare ale reclamantei în cele două planuri (intrinsec și dobândit) este util pentru etapa evaluării finale cu privire la riscul de confuzie, întrucât riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai pronunțat (Sabel, pct. 24, General Motors din 14 septembrie 1999, C-375/97, Hotărârea din 6 februarie 2007, TDK, T-477/04).

Din acest punct de vedere, Înalta Curte constată că în cauză sunt intrate sub autoritate de lucru judecat atât dezlegarea cu privire la caracterul distinctiv intrinsec al mărcilor relcmantei, dar și chestiunea renumelui acestora (sau a distinctivității dobândite).

Prima dintre aceste dezlegări rezultă nu numai din prezumția unui caracter distinctiv normal de care se bucură orice marcă înregistrată (lipsa caracterului distinctiv solicitat a fi înregistrat ca marcă fiind un motiv absolut de refuz al înregistrarii), ci, mai mult decât atât, este consolidate prin respingerea cererii reconvenționale formulate în cauză de către pârâta-reclamantă B. S.R.L., prin care aceasta a solicitat anularea mărcilor reclamantei tocmai pentru lipsa caracterului distinctiv; soluția primei instanțe a fost confirmată de instanța de apel, iar împotriva acesteia pârâta nu a promovat recurs.

În privința renumelui mărcilor reclamantei, constatat de tribunal, curtea de apel a reținut în mod explicit în considerentele deciziei recurate că în cuprinsul motivelor de apel formulate de pârâtă nu a decelat nicio critică la adresa acestei constatări a primei instanțe „apelanta pârâtă neformulând niciun argument prin care să combată reținerea renumelui mărcilor anterioare ale apelantei-reclamante”.

Cu toate acestea, în analiza pe care o realizează în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulament, reține un „caracter distinctiv intrinsec foarte redus al mărcilor reclamantei” și constată că „apelanta-reclamantă nu a adus dovezi ale utilizării, pentru a demonstra un caracter distinctiv special dobândit prin utilizare”.

Or, în condițiile în care deja reținuse, într-o corectă aplicare a regulilor de procedură cu privire la faptul că ceea ce nu este atacat intră sub autoritate de lucru judecat (normele ce reglementează autoritatea de lucru judecat coroborate cu prevederile art. 477 și 478 din C. proc. civ. ce stabilesc limitele caracterului devolutiv al apelului), curtea nu apel nu putea face evaluări care să depășească limitele învestirii sale prin motivele de apel și, cu atât mai puțin, nu putea contrazice ceea ce deja reținuse cu titlu de dezlegare a primei instanțe intrată sub autoritatea lucrului judecat.

Drept urmare, Înalta Curte apreciază că și aceste critici ale recurentei-reclamante sunt fondate, pe temeiul art. 488 alin. (1) pct. 6 din C. proc. civ.

Pe fondul aplicării de instanța de apel a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul nr. 207/2009, Înalta Curte nu poate face alte evaluări la acest moment procesual, întrucât între premisele acestei norme se regăsește și cerința verificării similarității între marci și semnele în conflict.

Or, atare dezlegare a curții de apel a fost infirmată în cele ce preced, prin reținerea nelegalității deciziei din perspectiva aplicării art. 9 alin. (2) lit. b) din același Regulament, astfel că, analiza acestei cerințe printr-o corectă aplicare a regulilor incidente pentru verificarea similarității între mărci și semne va fi utilă pentru ambele variante normative, deoarece această condiție este comună; după această analiză, instanța de rejudecare va proceda la evaluarea celorlalte condiții legale intrinseci din art. 9 alin. (2) lit. c) din Regulamentul mărcii Uniunii Europene.

De asemenea, în rejudecare, instanța de apel va reanaliza și criticile reclamantei privind respingerea, prin senința apelată, a cererii de despăgubiri pe care a formulat-o împotriva pârâtei în temeiul art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005, dacă în cauză se va reține premisa contrafacerii.

Având în vedere aceste considerente, Înalta Curte, constatând a fi întrunite motivele de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 din C. proc. civ., în aplicarea prevederilor art. 497 rap. la cele ale art. 496 alin. (2) din C. proc. civ., va admite recursul declarat de reclamantă, va casa decizia recurată și va dispune trimieterea cauzei spre rejudecare la aceeași curte de apel, instanță care va decide și asupra cererii formulate de reclamantă cu privire la cheltuielile de judecată, inclusiv pentru această etapă procesuală.

Sursa informației: www.scj.ro.