Concurenţă neloială. Analiza detaliată legată de asemănările şi deosebirile dintre două produse, atât conceptual cât şi vizual

• Legea nr. 11/1991: art. 2 lit. c)
• Legea nr. 84/1998: art. 36 alin. (2)
• NCPC: art. 425 alin. (1) lit. b)
• NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 8
• NCPC: art. 497

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Covasna, secția civilă la data de 19 octombrie 2018, reclamanta A. S.R.L., în contradictoriu cu pârâta S.C. Valea Apei S.R.L., a solicitat:

– să se constate că este titulara unui drept exclusiv asupra mărcii naționale nr. x, drept protejat prin înregistrarea mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, potrivit art. 4 și art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice;

– să se constate că pârâta Valea Apei S.R.L. a încălcat acest drept prin folosirea în activitatea sa comercială, fără consimțământul titularului, a unui semn identic cu marca pentru produse identice cu acela pentru care marca a fost înregistrată și că prin aceasta, produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul, potrivit art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998;

– să se interzică pârâtei să efectueze fără autorizarea reclamantei următoarele acte: aplicarea/utilizarea semnului identic cu marca pe produse sau pe ambalaje, oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate, potrivit art. 4 și art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998;

– să se constate că prin fabricarea/importul și folosirea de produse individuale – sifon, ce poartă reproducerea identică, servilă și sistematică a mărcii reclamantei, pârâta a săvârșit un act de concurență neloială, în sensul prevederilor art. 2 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale;

– să fie obligată pârâta să retragă de pe piață și să distrugă toate produsele ce poartă reproducerea mărcii reclamantei, sub sancțiunea de daune cominatorii de 3000 RON/zi de întârziere de la rămânerea definitivă a hotărârii până la executarea întocmai a obligației impuse, potrivit art. 7 din Legea nr. 11/1991 și a art. 36 din Legea nr. 84/1998;

– să fie obligată pârâta la publicarea hotărârii, pe cheltuiala sa, în două ziare de circulație națională, sub sancțiunea unor daune cominatorii de 500 RON/zi de întârziere în executarea obligației, ca măsură compensatorie pentru daunele de imagine aduse societății reclamante pe piața specifică.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 4 și art. 36 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, respectiv art. 2 și art. 7 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 598 din 23 martie 2021)

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate și prin raportare la actele și lucrările dosarului și la dispozițiile legale aplicabile, Înalta Curte constată următoarele:

Recurenta – pârâtă și-a întemeiat criticile formulate pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., însă, din dezvoltarea motivelor de recurs, reiese exclusiv incidența cazului de casare descris de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., în ipoteza absenței motivelor pe care decizia se întemeiază.

Astfel, recurenta a reproșat nelegalitatea deciziei recurate sub mai multe aspecte:

– ignorarea apărărilor sale referitoare la incidența normelor de dreptul Uniunii Europene, ce trebuiau aplicate cu prioritate, respectiv Regulamentul 1001/2017 și Regulamentul 6/2002, deoarece pârâta folosește un produs pe care este aplicată o marcă protejată și care, totodată, relevă un desen comunitar protejat, iar pentru acest produs i-a fost acordat de către titulari dreptul de utilizare;

– neindicarea textelor de lege incidente în cauză și, respectiv neanalizarea condițiilor de aplicare a acestora;

– nestabilirea întinderii protecției mărcii reclamantei și ignorarea faptului că această marcă nu este protejată pentru „cap de sifon”;

– ignorarea diferențelor între semne, precum și a faptului că elementele comune ale semnelor în conflict sunt dictate exclusiv de natura tehnică a produsului, neexistând altă posibilitate de fabricare a acestuia, precum și interdicția relevată de legea națională de acordare a unui monopol pentru o soluție tehnică sau o caracteristică funcțională a unui produs;

– neanalizarea riscului de confuzie în raport de criteriile de apreciere a acestuia, prin prisma publicului relevant.

Înalta Curte constată că, într-adevăr, decizia recurată este nemotivată, în privința tuturor aspectelor învederate prin motivele de recurs, care au susținut, în egală măsură și motivele de apel, criticile recurentei fiind fondate.

Instanța de apel s-a limitat la reluarea situației de fapt reținute de prima instanță, în ceea ce privește „analiza detaliată legată de asemănările și deosebirile dintre cele două produse, atât conceptual cât și vizual”, la a constata, pe baza declarației martorului audiat de tribunal, „din perspectiva corespunzătoare criteriului simplului consumator, faptul că între cele două produse există un risc ridicat de confuzie” și la a conchide în sensul că „pe baza acestei stări de fapt corect reținute, instanța de fond a constatat încălcarea dispozițiilor legale ce interzic folosirea fără consimțământ a unui semn identic cu marca protejată” și „s-a constatat în mod corect săvârșirea unui act de concurență neloială, în sensul prevederilor art. 2 lit. c) din Legea nr. 11/1991”.

Înalta Curte constată că motivarea deciziei de apel nu întrunește exigențele prescrise de art. 425 alin. (1) lit. b) C. proc. civ., normă potrivit căreia hotărârea judecătorească trebuie să cuprindă motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază soluția, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât și cele pentru care s-au înlăturat cererile părților.

După cum rezultă din expunerea anterioară a motivării integrale a deciziei, considerentele nu cuprind motivele de fapt și de drept ce ar fi trebuit înfățișate în raport de legea aplicabilă, pentru a se demonstra întrunirea tuturor condițiilor de aplicare a dispozițiilor legale incidente și, mai mult decât atât, nu a fost nici măcar identificată prevederea din legea mărcilor, cu toate că a fost confirmată aplicarea corespunzătoare a acesteia de către prima instanță. În același timp, nu au fost arătate nici motivele pentru care au fost înlăturate susținerile din motivarea apelului pârâtei.

Astfel cum s-a arătat anterior, instanța de apel a apreciat că tribunalul a făcut o corectă aplicare a dispozițiilor legale ce interzic folosirea fără consimțământ a unui semn identic cu marca protejată, dar, pe de altă parte, a confirmat și aprecierea existenței unui risc ridicat de confuzie.

Art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 (în numerotarea și cu conținutul de la data cererii de chemare în judecată – 19.10.2018) prevede următoarele:

„Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă; (…)”.

Ambele ipoteze din art. 36 alin. (2), citate anterior, se referă la utilizarea de către un terț, fără consimțământului titularului unei mărci înregistrate, a unui semn identic mărcii – în considerarea protecției căreia se formulează acțiunea în contrafacere -, diferența fiind dată de compararea produselor/serviciilor pentru care marca este înregistrată cu cele pentru care terțul folosește semnul identic.

În cazul unor semne identice și al unor produse/servicii identice, este aplicabilă ipoteza de la lit. a), care nu presupune dovedirea unui risc de confuzie, în timp ce, dacă semnele sunt identice, însă produsele/serviciile sunt doar similare, este aplicabilă ipoteza de la lit. b), cadru în care trebuie dovedită existența unui risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

O altă interpretare a normei nu este posibilă, chiar dacă și ipoteza de la lit. b) face referire la semne identice, respectiv la produse/servicii identice, întrucât ipotezele sunt diferite și se exclud, neputând a se concepe ca, în aceeași situație (identitate de semne și de produse/servicii), să fie necesară dovedirea de către reclamant a riscului de confuzie (lit. b), dar acesta să fie prezumat (lit. a).

În acest context, referirea instanței de apel la riscul de confuzie ar indica aplicarea ipotezei de la lit. b) a art. 36 din lege, însă se observă că prima instanță, prin dispozitiv, a constatat încălcarea de către pârâtă a drepturilor reclamantei asupra mărcii figurative prin folosirea nu numai a unui semn identic mărcii, dar chiar pentru produse identice cu acela pentru care marca a fost înregistrată, ceea ce ar permite aplicarea art. 36 alin. (2) lit. a).

Era necesară, așadar, clarificarea legii aplicabile, în condițiile în care dispozițiile legale menționate conțin ipoteze diferite și, respectiv condiții diferite ce trebuie întrunite.

Din aceeași perspectivă, Înalta Curte constată că din decizia recurată lipsesc și motivele de fapt care ar fi permis încadrarea juridică adecvată a pretențiilor din cererea de chemare în judecată și care ar fi relevat examinarea susținerilor părților.

Astfel, în ceea ce privește semnele în conflict, stabilirea identității sau a similarității acestora presupunea compararea mărcii reclamantei, în forma în care a fost înregistrată, care beneficiază de protecția conferită de înregistrare (și nu cea în care reclamanta o folosește în mod efectiv în comerț, eventual diferită), cu semnul utilizat în concret de către pârâtă.

În raport de constatarea de fapt necontestată în cursul judecății, potrivit căreia pârâta comercializează sifon în sticle de plastic pe care era montat un cap de sifon, și nu produce mărfuri reprezentând cap de sifon, respectiv nu comercializează asemenea produse distinct de sticlele pe care acestea sunt montate, decizia recurată ar fi trebuit, răspunzând și susținerilor pârâtei pe acest aspect, să ia în considerare semnul efectiv folosit de către pârâtă, anume sticla împreună cu capul de sifon ori, dacă ar fi reținut contrariul, să înfățișeze cel puțin motivele unei asemenea reprezentări a situației de fapt.

Or, acest lucru nu s-a întâmplat, instanța de apel pornind, nemotivat, de la premisa unei comparări a mărcii doar cu capul de sifon utilizat de către pârâtă, cu toate că o altă situație de fapt ar fi putut conduce la concluzia similarității, și nu a identității semnelor, marca regăsindu-se doar în parte în semnul utilizat de către pârâtă, cu consecințe și asupra evaluării globale a riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între semn și marcă.

În același timp, în ipoteza în care era necesară dovedirea riscului de confuzie, ar fi trebuit ca evaluarea acestuia să țină cont de criteriile conturate în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene în interpretarea directivei referitoare la mărci, dat fiind că legea națională a mărcilor, chiar dacă este aplicabilă ca atare în cazul unei mărci înregistrate pe cale națională, transpune directiva (în cauză, față de momentul înregistrării mărcii reclamantei, Directiva 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci).

Potrivit jurisprudenței CJUE, aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie, în ceea ce privește similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, să fie fondată pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținându-se cont, în special, de elementele lor distinctive și dominante. Aprecierea similarității dintre semne nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unui semn complex și la compararea acesteia cu un alt semn, ci, dimpotrivă, comparația trebuie să se efectueze prin examinarea semnelor în cauză, apreciat fiecare ca întreg.

În acest context, Înalta Curte constată că instanța de apel nu a răspuns susținerilor pârâtei referitoare la faptul că folosește, pe lângă semnul ce relevă marca, respectiv capul de sifon, și un semn grafic ce corespunde mărcii înregistrate la nivelul Uniunii Europene (așadar, protejată în România), aplicat atât pe sticlele, cât și pe capetele de sifon comercializate de pârâtă.

Stabilirea eventuală a situației de fapt în acest sens ar fi impus determinarea similarității semnelor ori a lipsei acesteia pe plan vizual, auditiv și conceptual, prin stabilirea caracterului distinctiv și dominant al componentelor semnului complex, a aptitudinii acestora de a se impune în percepția publicului relevant în impresia de ansamblu creată de semnul complex.

Din această perspectivă, ar fi trebuit să se răspundă susținerilor pârâtei care a pretins că imaginea ce reprezintă marca reclamantei, materializată și în semnul pârâtei, constituie o caracteristică a produsului, dictată exclusiv de funcția tehnică a acestuia și, ca atare, nu poate fi monopolizată prin dreptul exclusiv la marcă, în detrimentul celorlalți comercianți.

În mod evident, o eventuală confirmare a acestor susțineri nu ar putea conduce la lipsa distinctivității mărcii și, implicit, a protecției conferite prin înregistrare, deoarece, până la anularea înregistrării, marca beneficiază de prezumția de validitate și, implicit, de distinctivitate.

Cu toate acestea, nu poate fi exclus a se ajunge la concluzia unui caracter distinctiv scăzut al mărcii, dată fiind prezența elementului descriptiv (constatat în raport de produsul în sine), cu eventuale consecințe în evaluarea riscului de confuzie, față de protecția eventual scăzută de care ar beneficia o asemenea marcă.

În acest sens, potrivit jurisprudenței CJUE, trebuie admis că elementele descriptive sau cu caracter distinctiv scăzut ale unei mărci complexe au în general o pondere mai redusă în cadrul analizei similitudinii dintre semne decât elementele care prezintă un caracter distinctiv mai important, care au o capacitate mai mare de a domina impresia de ansamblu produsă de această marcă (distinctivitatea unui element al unei mărci complexe fiind legată de capacitatea acestuia de a domina impresia de ansamblu – a se vedea, în acest sens, de exemplu, ordonanța din cauza C-235/05 L’Oréal, pct. 43).

Aceste aspecte trebuie, însă, analizate în concret, de la caz la caz, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, lipsind din decizia recurată motivele pe care s-a fundamentat soluția pronunțată și cele pentru care au fost înlăturate susținerile pârâtei.

În ceea ce privește compararea produselor cărora le sunt destinate semnele în conflict, Înalta Curte constată absența din decizia recurată a oricărui considerent prin care să se fi justificat confirmarea aprecierii primei instanțe referitoare la identitatea produselor și să se fi înlăturat susținerile pârâtei pe acest aspect.

În acest context, se observă că pârâta a pretins că marca reclamantei nu este înregistrată pentru produsul „cap de sifon”, astfel încât este exclusă identitatea, iar acest aspect ar fi putut fi stabilit cu ușurință, pe baza certificatului de înregistrare a mărcii .

Drept urmare, instanța de apel, răspunzând susținerilor pârâtei, ar fi trebuit să stabilească – iar o asemenea analiză nu a avut loc – dacă produsul în discuție face, totuși, parte dintre cele înscrise în clasa 20 pentru care marca a fost înregistrată, chiar dacă nu este menționat ca atare ori dacă, și în absența unei asemenea mențiuni, s-ar putea reține, eventual, similaritatea, în forma complementarității, cu produsele „ape minerale și gazoase” din clasa 33. În acest din urmă caz, aveau relevanță, după cum a subliniat pârâta, criterii precum condițiile concrete de comercializare, natura produselor, susțineri ce au fost ignorate de către instanța de apel.

În ceea ce privește criteriile de evaluare a riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între semn și marcă, potrivit jurisprudenței constante a CJUE, existența unui risc de confuzie se evaluează în percepția publicului în mod global, ținându-se cont de toți factorii relevanți în speță, iar aprecierea globală implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare și în special similitudinea mărcilor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate, dar și gradul de similaritate a acestora. Interdependența dintre acești factori își găsește expresia în considerentul (11) al Directivei 2008/95, potrivit căruia este indispensabil să se interpreteze noțiunea de „similaritate” în raport cu riscul de confuzie.

Percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau serviciilor în cauză are un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit (hotărârea din cauza C-251/95 Sabel).

Așadar, pentru o evaluare corespunzătoare a riscului de confuzie, incluzând riscul de asociere între semn și marcă, ar fi trebuit să se stabilească, în primul rând, publicul relevant, format din consumatorii produselor în discuție, respectiv consumatorul mediu, rezonabil informat și cu un nivel de atenție adecvat produsului respectiv.

Este de precizat, din acest punct de vedere, că raportarea la o persoană aleasă la întâmplare în cursul judecății de primă instanță – a cărei selectare nu poate fi cenzurată în recurs, cu atât mai mult cu cât pârâta a fost de acord, la acel moment, cu modalitatea de alegere și cu audierea ca martor a respectivei persoane – nu dispensează instanța de propria apreciere asupra riscului de confuzie și de o motivare corespunzătoare prin prisma percepției publicului relevant. Proba testimonială poate conduce, desigur, la formarea convingerii instanței, dar aceasta trebuie, însă, materializată în expunerea motivelor pe care se întemeiază soluția pronunțată.

Or, se constată că, în cauză, considerentele deciziei recurate nu reflectă niciunul dintre elementele de analiză arătate anteror.

Aceeași constatare se impune și în privința susținerilor pârâtei vizând modelul capului de sifon pe care îl folosește, ca fiind un model sau un desen înregistrat la nivel comunitar, și, totodată, dreptul de folosire acordat de titularul acestui semn protejat, instanța de apel nefăcând nicio referire la acest aspect și nearătând motivele pentru care atare aspect nu ar fi relevant, dacă nu în compararea semnelor în conflict, cel puțin din perspectiva concurenței neloiale, care presupune asigurarea respectării uzanțelor cinstite și a principiului general al bunei – credințe.

Față de toate cele expuse, Înalta Curte constată că este întrunit cazul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 6 C. proc. civ., temei pentru care, în aplicarea art. 497 C. proc. civ., va dispune casarea deciziei recurată și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de apel.

Sursa informației: www.scj.ro.