Precizări succinte privind contrafacerea mărcilor și acordarea despăgubirilor

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

Reprezentând dintotdeauna o problemă de actualitate, „furtul” mărcilor a fost și rămâne unul dintre principalele puncte de interes în ceea ce privește actele de contrafacere. La prima vedere, am putea spune că utilizarea neautorizată a unei mărci fără acordul titularului – definită în termeni de specialitate juridică prin contrafacere – dă naștere unor pierderi doar în patrimoniul titularilor mărcilor, însă, în realitate, actele de contrafacere au efecte negative care se răsfrâng atât asupra acestora, cât și asupra publicului destinatar al produselor/serviciilor.

Analizând parcursul contrafacerii în ultimii ani, putem concluziona prin a spune că utilizarea neautorizată a înregistrat mai degrabă o creștere decât o scădere, iar cifrele în continuă ascensiune atât la nivelul României, dar și al întregii Uniuni Europene nu reprezintă deloc aspecte neîngrijoratoare.

Într-un studiu recent publicat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (E.U.I.P.O.) în anul 2019, s-a arătat faptul că „Valoarea substanțială, sentințele blânde și randamentul ridicat al investiției încurajează grupările criminale să se angajeze în activități de contrafacere. Modul de operare al unor astfel de grupări devine din ce în ce mai complex, pe măsură ce tehnologia și canalele de distribuție evoluează, în paralel cu gama de produse care fac obiectul contrafacerii”^[1]. De asemenea, s-a vorbit despre afacerile din domeniul contrafacerii care apelează tot mai mult la internet pentru promovarea și vânzarea produselor contrafăcute și care, în procesul de comercializare a produselor contrafăcute, „beneficiază de venituri suplimentare atât din publicitatea «de mare risc» (produse destinate adulților, jocuri și programe malware), cât și, în mod paradoxal, din publicitatea la mărci legitime, care suferă astfel de două ori din cauza publicității pe aceste site-uri (daune aduse propriei mărci și aport de credibilitate site-ului de găzduire)”. Se observă astfel că inclusiv datele oficiale venite din partea Uniunii Europene arată o creștere în ceea ce privește numărul utilizărilor neautorizate a mărcilor, iar, în acest context, inițiatorii unor astfel de acte neautorizate beneficiază atât de credibilitatea oferită de reputația mărcilor extrem de cunoscute ce sunt utilizate în mod neautorizat, precum și de veniturile din reclamele terților care sunt urcate pe platformele online ce utilizează neautorizat mărcile. Desigur, în acest din urmă caz este vorba despre o acțiune neintenționată a furnizorilor de reclame care, induși în eroare de notorietatea mărcilor afișate pe website-uri, acceptă să fie urcat în cadrul unor asemenea site-uri inclusiv conținutul lor.

Cu privire la cifrele oficiale concrete care au fost prezentate ca rezultat al acțiunilor de utilizare neautorizată, într-un alt studiu publicat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (O.S.I.M.)^[2] au fost menționate următoarele sectoare ca fiind cele mai afectate de fenomenul contrafacerii: „produse cosmetice și de îngrijire personală; îmbrăcăminte, încălțăminte si accesorii; articole sportive; jucării și jocuri; bijuterii și ceasuri; genți de mână și de voiaj; muzică înregistrată; băuturi spirtoase și vin; produse farmaceutice; pesticide; telefoane inteligente.” Pierderile pentru cele 11 sectoare menționate ca urmare a actelor de contrafacere pe teritoriul României sunt de 5,5 miliarde de lei, echivalentul a 17,2% din vânzările realizate pentru aceste produse. Totodată, se precizează faptul că cele mai afectate dintre cele 11 sectoare sunt cele ale îmbrăcămintei, încălțămintei, precum și produsele cosmetice și de îngrijire personală, însă cu preponderență cel al îmbrăcămintei, încălțămintei și al accesoriilor, fiind extrem de notorii actele de contrafacere de la nivelul acestor segmente. S-a concluzionat că „pierderile de vânzări în sectorul îmbrăcămintei, al încălțămintei și al accesoriilor ca urmare a contrafacerii sunt estimate la aproximativ 949 de milioane lei anual, respectiv aproximativ 15,6% din vânzări.”

Analizând cele detaliate mai sus referitoare la consecințele negative descrise de actele de contrafacere, poate fi constatată fără nicio urmă de îndoială tendința ascendentă a folosirii neautorizate a mărcilor, care, de cele mai multe ori, include și consecințe penale atunci când numărul produselor contrafăcute este unul ridicat. În acest context, vom face o analiză a cerințelor necesare formulării unei acțiuni în contrafacere la care vom adăuga și referiri cu privire la acordarea de despăgubiri.

Revenind la subiectul acțiunii în contrafacere, vor fi analizate caracteristicile specifice acesteia, însă exclusiv din perspectiva naturii unei acțiuni civile, evitând detalierea caracterului penal al acesteia.

Inițial, pentru a evita orice confuzie legată de formularea unei acțiuni civile privind contrafacerea, se impune acordarea unei atenții deosebite celor două temeiuri legale, astfel cum acestea sunt reglementate în Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Concret, este vorba despre art. 36 și 90 din lege, utilizate ca fundament atât pentru acțiunile în răspundere civilă în materie de contrafacere, dar și pentru cele care vizează și răspunderea penală.

La prima vedere, condițiile din cadrul celor două texte de lege se suprapun, cu mențiunea că art. 90 transpune în materie penală actele, calificând contrafacerea ca infracțiune:

ART. 36 DIN LEGE

ART. 90 DIN LEGE

(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. (2) Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată; b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă; c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia. (3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje; b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn; c) punerea în liberă circulație, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum și acordarea oricărei alte destinații vamale, așa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn; d)utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă săvârșirea, fără drept, a următoarelor fapte: a) contrafacerea unei mărci; b) punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare; c) punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine. (2) Prin contrafacerea unei mărci se înțelege realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului de către terți, în activitatea comercială, a unui semn: a) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată; b) care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor ori a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul; c) identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România și dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu. (3) Prin punerea în circulație se înțelege oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, precum și importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.

Rezumând textele de lege menționate, putem spune că actele de contrafacere au loc atunci când semnul înregistrat ca marcă este utilizat în mod neautorizat într-un format: a) identic cu marca, în legătură cu produse sau servicii identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată; b) identic/similar cu marca la care trebuie adăugată și condiția ca produsele sau serviciile cărora li se aplică semnul sunt identice sau similare cu cele pentru care marca este înregistrată, rezultând astfel un risc de confuzie între semn și marcă ce include riscul de asociere; c) identic/similar cu marca înregistrată și în legătură cu produse sau servicii diferite de cele pentru care marca a dobândit protecție, atunci când marca a dobândit un renume în România, iar utilizarea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv ori în detrimentul renumelui acesteia.

Referitor la analizarea similarităților dintre semnul utilizat neautorizat și marcă, există deja de foarte mult timp principii adânc fundamentate folosite la momentul stabilirii riscului de confuzie și, implicit de asociere, cum ar fi:

– analizarea per ansamblu a semnului neînregistrat prin raportare la marcă, însă ținând cont de elementele lor distinctive și dominante^[3];

– partea de început a semnelor în discuție trebuie privită cu prioritate la momentul stabilirii similarităților, fiind cea care vine mai întâi în contact cu publicul^[4];

– partea verbală din componența semnelor trebuie analizată cu prioritate, având în vedere că este mai ușor de transmis de către consumator și, totodată, va fi cea care rămâne în mintea publicului^[5].

Sunt, de asemenea, asimilate utilizării neautorizate conform alin. (3) al art. 36 din lege și alin. (1) al art. 90 lit. b) și c) orice acte de comerț sub semn, oferirea sau prestarea de servicii sub semn, punerea în circulație, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, utilizarea semnului în publicitate în cadrul documentelor sau alte asemenea acte.

Pentru a beneficia însă de prerogativele exclusive stabilite de Legea nr. 84/1998, trebuie îndeplinite anumite rigori instituite de dispozițiile legale. Ca regulă, drepturile exclusive asupra mărcii iau naștere prin înregistrarea la O.S.I.M., ulterior parcurgerii procedurii aferente înregistrării și îndeplinirii condițiilor instituite de art. 5 din Legea nr. 84/1998. Protecția se acordă în mod retroactiv, începând cu data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, consolidându-se odată cu finalizarea procedurii de înregistrare.

Separat de procedura obișnuită ce trebuie urmată pentru a dobândi protecție asupra unei mărci, există și posibilitatea dobândirii protecției asupra unui semn și prin dobândirea notorietății pentru teritoriul României. Desigur, procedura este una dificilă și, mai mult decât atât, exigențele în raport cu care sunt analizate semnele neînregistrate sunt cele menționate la art. 24 din lege în cadrul căruia sunt regăsite criteriile de analiză a motivelor de refuz privind marca notorie. Definiția mărcii notorii în legislația națională poate fi regăsită la art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice: „d) marca notorie – marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă;”. În virtutea acestei definiții, marca notorie poate fi opusă cu succes datorită caracterului notoriu.

Diferențele dintre cele două tipuri de mărci, deși ușor insesizabile în primă fază, sunt extrem de relevante din perspectiva acțiunii în contrafacere, dat fiind faptul că cele două articole din legislația națională menționate mai sus fac referire la prerogativele exclusive prin raportare la marca înregistrată. Or, situația mărcii notorii, după cum a fost definită mai sus, se referă exclusiv la mărcile neînregistrate care pot deveni notorii odată ce sunt analizate și îndeplinesc condițiile legale relevante.

Având în vedere lămurirea caracteristicilor dreptului în baza căruia poate fi formulată acțiunea în contrafacere, vom trece mai departe și analiza calitatea persoanei care poate formula o astfel de acțiune. În acest sens, important de menționat este faptul că reclamant într-o asemenea acțiune poate fi titularul mărcii (indiferent că vorbim de titular în sensul persoanei care a înregistrat marca inițial sau un cesionar al mărcii care a dobândit drepturile ulterior). Nu mai puțin adevărat este că o acțiune în contrafacere poate fi formulată și de către licențiatul exclusiv, ulterior notificării titularului mărcii, conform dispozițiilor art. 44 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice^[6]: „Calitatea de reclamant în cadrul acțiunii civile în contrafacere o poate avea titularul dreptului asupra mărcii, de asemenea, o poate avea și licențiatul dintr-un contract de licență a dreptului la marcă, dacă are consimțământul titularului sau dacă, fiind titular al unei licențe exclusive, după ce a notificat titularul mărcii cu privire la actele de contrafacere, acesta din urmă nu a acționat în termenul solicitat de licențiat”.

Acțiunile în contrafacere conțin de cele mai multe ori și revendicări privind acordarea de despăgubiri odată cu constatarea actelor de utilizare neautorizată. Pentru astfel de despăgubiri ce izvorăsc din acțiunile de utilizare neautorizată, se apelează la dispozițiile O.U.G. nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială. Cu alte cuvinte, odată ce reclamantul reușește să arate instanței că se încadrează într-una din ipotezele de încălcare pe care le-am detaliat mai sus, acesta poate solicita concomitent și aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 100/2005 prin intermediul aceleiași cereri de chemare in judecată. Bineînțeles, acordarea prejudiciilor nu este automat strâns legată de constatarea actelor de încălcare a mărcii, rămânând la aprecierea instanțelor de judecată acceptarea solicitării privind despăgubirile sau cuantumul acestora.