[UPDATE: Rectificare] Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice – modificări (Legea nr. 112/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 36

(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanței judecătorești competente, printr-o acțiune în contrafacere, să interzică terților să utilizeze, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora;

d) un semn identic sau asemănător cu marca care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte:

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse;

b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;

c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documente comerciale sau pentru publicitate;

e) utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale;

f) utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată.

(4) În cazul în care există riscul ca ambalajul, etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate ori de autenticitate sau orice alte suporturi pe care se aplică marca să poată fi utilizate pentru produse sau servicii într-o manieră care ar constitui o încălcare a drepturilor titularului unei mărci conform alin. (2) și (3), titularul mărcii respective are dreptul de a interzice, atunci când acestea sunt efectuate în activitatea comercială, următoarele acte:

a) aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate ori de autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care se poate aplica marca;

b) oferirea, introducerea pe piață sau deținerea în aceste scopuri, precum și importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricăror alte suporturi pe care se poate aplica marca.

(5) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit totodată să împiedice terții să introducă în cursul activității comerciale produse pe teritoriul României, fără a le pune în liberă circulație în România, în cazul în care aceste produse, inclusiv ambalajele acestora, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu marca înregistrată în România pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca înregistrată.

(6) Dreptul titularului mărcii prevăzut la alin. (5) se stinge dacă, în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii mărcii înregistrate, inițiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.383/2003 al Consiliului, declarantul sau deținătorul produselor prezintă dovezi potrivit cărora titularul mărcii înregistrate nu este îndreptățit să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 36 se introduc trei noi articole, art. 36^1-36^3, cu următorul conținut:

„Art. 36^1

(1) Într-o acțiune în contrafacere întemeiată pe prevederile art. 36, la cererea pârâtului, titularul unei mărci anterioare prezintă dovada că, în perioada de 5 ani care precedă data introducerii acțiunii, marca a fost utilizată în mod efectiv pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și care sunt invocate, sau dovada că există motive justificate pentru neutilizarea mărcii, cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să fi fost încheiată de cel puțin 5 ani la data introducerii acțiunii. În caz contrar, acțiunea se respinge.

(2) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se va considera înregistrată doar pentru acea parte de produse sau servicii.

(3) În cadrul acțiunilor în contrafacere întemeiate pe dispozițiile art. 36, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci înregistrare ulterior, dacă această marcă ulterioară nu ar putea fi anulată în conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (3), art. 48 și art. 481.

(4) În cadrul acțiunilor în contrafacere întemeiate pe dispozițiile art. 36, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică utilizarea unei mărci a Uniunii Europene înregistrate ulterior în cazul în care această marcă ulterioară nu ar putea fi anulată potrivit prevederilor art. 60 alin. (1), (3) sau (4), ale art. 61 alin. (1) sau (2) ori ale art. 64 alin. (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

(5) În cazul în care titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică, potrivit prevederilor alin. (3) sau (4), utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, titularul mărcii ulterioare nu este îndreptățit să interzică utilizarea mărcii anterioare, chiar dacă acest drept anterior nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.

Art. 36^2

În cazul în care reproducerea unei mărci într-un dicționar, într-o enciclopedie sau lucrare de referință similară pe suport hârtie sau electronic creează impresia că aceasta constituie denumirea generică a produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată marca, la cererea titularului mărcii, editorul se asigură de îndată că reproducerea mărcii este însoțită de indicația că este o marcă înregistrată, iar în cazul lucrărilor pe suport hârtie, cel târziu în ediția următoare a lucrării.

Art. 36^3

(1) În cazul în care o marcă este înregistrată pe numele mandatarului sau al reprezentantului titularului acelei mărci, fără consimțământul titularului, acesta din urmă este îndreptățit să facă cel puțin unul dintre următoarele demersuri:

a) să se opună utilizării mărcii sale de către mandatarul sau reprezentantul său;

b) să solicite cesiunea mărcii în favoarea sa.

(2) Dispozițiile alin. (1) nu se aplică în cazul în care mandatarul sau reprezentantul își justifică demersul.

(3) Cererea de cesiune în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) se depune potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) lit. d) în locul unei cereri de anulare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 37 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 37

(1) Titularul mărcii poate cere ca terților să le fie interzisă efectuarea actelor prevăzute la art. 36 numai după publicarea înregistrării mărcii conform art. 29 alin. (4).

(2) Pentru actele prevăzute la alin. (1), săvârșite ulterior publicării cererii de înregistrare a mărcii conform dispozițiilor art. 17, titularul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 39 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 39

(1) Titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț utilizarea în activitatea sa comercială:

a) numele sau adresa terțului, în cazul în care terțul este o persoană fizică;

b) semne sau indicații care nu sunt distinctive sau care privesc felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale produselor sau serviciilor;

c) marca, dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special pentru accesorii sau piese de schimb.

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile cu condiția ca utilizarea de către un terț a elementelor prevăzute la lit. a) -c) ale acestuia să fie în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau comercială”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 40, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune, licență, fuziune, pe cale succesorală, în baza unei hotărâri judecătorești sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 41 alin. (1) și alin. (3) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Drepturile cu privire la marcă pot fi transmise prin cesiune, independent de transmiterea fondului de comerț în care aceasta este încorporată. Cesiunea trebuie făcută în scris și semnată de părțile contractante, sub sancțiunea nulității, cu excepția cazului în care rezultă dintr-o hotărâre judecătorească sau în urma executării unor obligații contractuale.

(…)

(3) În cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, această transmitere are ca efect și transferul drepturilor cu privire la marcă, cu excepția cazurilor în care există o convenție contrară sau aceasta rezultă în mod evident din împrejurări. Transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 42 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 42

(1) Cererea de înscriere a cesiunii conține informații privind identificarea mărcii, a noului titular, a produselor și/sau serviciilor la care se referă cesiunea și va fi însoțită de actul doveditor al schimbării titularului mărcii. În plus, cererea va cuprinde, dacă este cazul, informațiile privind datele de identificare a mandatarului noului titular.

(2) OSIM poate refuza înscrierea cesiunii dacă rezultă în mod evident faptul că prin aceasta publicul este indus în eroare cu privire la natura, calitatea sau originea geografică a produselor sau serviciilor pentru care marca a fost înregistrată, cu excepția situației în care cesionarul acceptă să limiteze cesiunea mărcii la produsele sau serviciile pentru care marca nu este înșelătoare.

(3) La cererea uneia dintre părți prezentată în condițiile prevăzute la alin. (1) și cu plata taxei prevăzute de lege, OSIM înscrie cesiunea în Registrul mărcilor și o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea este opozabilă terților de la data publicării acesteia.

(4) În cazul în care condițiile pentru înscrierea cesiunii nu sunt îndeplinite, OSIM informează solicitantul cu privire la deficiențele constatate în termen de 30 de zile de la depunerea cererii conform alin. (1). Dacă deficiențele constatate nu sunt remediate în termen de două luni de la primirea informării din partea oficiului, cererea de înscriere a cesiunii se respinge.

(5) În situația unei cesiuni parțiale, orice cerere formulată de titularul inițial aflată în curs de soluționare este valabilă și în ceea ce privește marca rezultată în urma cesiunii parțiale. În cazul în care cererea este condiționată de achitarea unor taxe și acestea au fost deja achitate de către titularul inițial, noul titular nu este obligat să achite taxe suplimentare pentru respectiva cerere”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 43 alin. (2) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licențiatului care a încălcat clauzele contractului de licență, în ceea ce privește durata utilizării, forma acoperită de înregistrare sub care marca poate fi utilizată, natura produselor sau a serviciilor pentru care licența a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi utilizată, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licențiat sub marca pentru care s-a acordat licența.

(…)

(4) Licențele se înscriu în Registrul mărcilor, la cererea titularului mărcii sau a beneficiarului licenței însoțită de actul doveditor, cu plata taxei prevăzute de lege, și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, conform procedurii prevăzută în regulamentul de aplicare a prezentei legi. Licența este opozabilă terților de la data publicării acesteia”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 44, după alin. (5) se introduc două noi alineate, alin. (6)-(7), cu următorul conținut:

„(6) Dispozițiile alin. (1) -(3) sunt aplicabile și persoanelor autorizate să utilizeze o marcă colectivă.

(7) În cazul în care persoanele autorizate să utilizeze o marcă colectivă au suferit prejudicii în urma utilizării neautorizate a acesteia, titularul mărcii colective este îndreptățit să ceară, în numele lor, repararea prejudiciului”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 44 se introduc trei noi articole, art. 44^1-44^3, cu următorul conținut:

„Art. 44^1

(1) O marcă poate, independent de întreprindere, să facă obiectul unui drept real ori să facă obiectul unor măsuri de executare silită.

(2) Înscrierea în Registrul mărcilor a drepturilor reale și a măsurilor de executare silită se face la cererea persoanei interesate însoțită de documente justificative, cu plata taxei legale prevăzute pentru înscrierea transmiterilor de drepturi, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(3) În situația în care titularul mărcii intră în procedura insolvenței, la cererea oricărei persoane interesate însoțită de documente justificative, OSIM face mențiune despre aceasta în Registrul mărcilor.

Art. 44^2

Dispozițiile art. 40-44^1 se aplică în mod corespunzător și cererilor de înregistrare a mărcilor.

Art. 44^3

Înscrierile în Registrul mărcilor efectuate în conformitate cu prevederile art. 40-44^2 pot fi modificate sau radiate, cu plata taxelor legale, la cererea persoanei interesate, însoțită de documentele justificative corespunzătoare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 45, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul conținut:

„(4) În situația în care sunt înscrise în Registrul mărcilor garanții reale sau măsuri de executare silită, renunțarea la marcă nu poate fi înscrisă decât cu acordul beneficiarului garanției sau după radierea înscrierii măsurilor de executare silită”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 46 alin. (1), partea introductivă și lit. a) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Orice persoană interesată poate solicita oricând în cursul duratei de protecție a mărcii decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

a) într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 46 alin. (2), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Este asimilată folosirii efective a mărcii:

a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, indiferent dacă marca în forma utilizată este sau nu înregistrată în numele titularului;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 46, alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere. La cererea uneia dintre părți, poate fi stabilită o dată anterioară de la care a intervenit unul din motivele de decădere”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 47 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 47

(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută în perioada de protecție a mărcii de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:

a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) sau (3);

c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință.

(2) O cerere de anulare a înregistrării unei mărci poate fi depusă pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate acestea să aparțină aceluiași titular.

(3) Cererea de anulare întemeiată pe o marcă anterioară nu este admisă dacă nu ar fi fost admisă la data depunerii cererii de marcă ulterioară sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, pe baza unuia dintre următoarele motive:

a) marca anterioară, care poate fi anulată pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) -d), nu a dobândit un caracter distinctiv potrivit prevederilor alin. (2) a aceluiași articol;

b) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 6 alin. (1) lit. b), iar marca anterioară nu a dobândit încă un caracter suficient de distinctiv pentru a susține existența unui risc de confuzie în sensul acestor dispoziții;

c) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 6 alin. (3) lit. a), iar marca anterioară nu a dobândit încă un renume în sensul acestor dispoziții.

(4) Anularea înregistrării mărcii va avea efect retroactiv, începând cu data depozitului reglementar al mărcii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 47 se introduce un nou articol, art. 47^1, cu următorul conținut:

„Art. 47^1

Anularea înregistrării mărcii potrivit prevederilor art. 47, 54 sau 60, precum și decăderea din drepturi a titularului mărcii potrivit prevederilor art. 46, 53 sau 601 pot fi solicitate:

a) pe cale judiciară, la Tribunalul București; sau

b) pe cale administrativă, la OSIM”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 48 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 48

(1) Titularul unei mărci anterioare dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (2) sau al unui semn ori drept anterior dintre cele prevăzute la alin. (3) lit. a), c) sau e) al aceluiași articol, care a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani utilizarea în România sau în Uniunea Europeană, după caz, a unei mărci ulterioare, având cunoștință despre această utilizare, nu poate să ceară anularea și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost utilizată, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost cerută cu rea-credință.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune utilizării mărcii anterioare sau semnului anterior, chiar dacă acestea nu mai pot fi invocate împotriva mărcii ulterioare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 48 se introduce un nou articol, art. 48^1, cu următorul conținut:

„Art. 48^1

(1) În cadrul procedurii de anulare a înregistrării unei mărci în care este invocată existența unei mărci înregistrate cu o dată de depunere sau cu o dată de prioritate anterioară, la cererea titularului mărcii ulterioare, titularul mărcii anterioare prezintă dovada că, în perioada de 5 ani care precedă data depunerii cererii de anulare, marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv, în condițiile prevăzute la art. 46, pentru produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată și care sunt invocate în cererea de anulare sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să fi fost încheiată cu cel puțin 5 ani anterior datei depunerii cererii de anulare.

(2) În cazul în care, la data depunerii sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, perioada de 5 ani în care marca anterioară ar fi trebuit să fie utilizată efectiv, astfel cum se prevede la art. 46, a expirat, titularul mărcii anterioare prezintă, pe lângă dovada prevăzută la alin. (1), dovada că marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv în perioada de 5 ani care precedă data de depunere sau data de prioritate a mărcii ulterioare ori că au existat motive întemeiate pentru neutilizare.

(3) În absența dovezilor prevăzute la alin. (1) și (2), o cerere de anulare întemeiată pe existența unei mărci anterioare se respinge.

(4) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată, în condițiile prevăzute la art. 46, doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se consideră înregistrată, în sensul examinării cererii de anulare, doar pentru acea parte de produse sau servicii.

(5) Dispozițiile alin. (1)-(4) se aplică și în situația în care marca anterioară este o marcă a Uniunii Europene, caz în care utilizarea efectivă a acesteia se stabilește în conformitate cu art. 18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene”.