Invocarea neutilizării efective pe teritoriul UE a mărcii menţionate de reclamanți pentru toate clasele de produse pentru care a fost înregistrată, decăderea reclamantei din drepturile conferite de marca comunitară şi respingerea cererii de chemare în judecată

• NCPC: art. 461 alin. (2)
• NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 6 şi 8
• NCPC: art. 496 alin. (1)

Prin cererea înregistrată la data de 27.02.2015, pe rolul Tribunalului București, secția a V-a Civilă, sub nr. x/2015, reclamantele A., B.. și C. au solicitat, în contradictoriu cu pârâții D. S.A., E. S.A. și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci:

1. anularea mărcilor naționale x/2010 „F.”, x/2010 „F.”, y/2011 „F.” aparținând pârâtei D. S.A. și x/2012 „G.” aparținând pârâtei E. S.A. pentru toate produsele din clasa 32 pentru care beneficiază de protecție;

2. să se constate faptul că s-a încălcat dreptul de folosire exclusivă asupra mărcii anterioare comunitare tridimensionale, x înregistrată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasele 5 și 32 conform Clasificării de la Nisa și asupra dreptului de autor deținut cu privire la reprezentarea grafică a buteliei comercializate și protejate sub denumirea H.;

3. să se dispună obligarea pârâtelor la încetarea imediată a folosirii semnului reprezentând forma grafică a ambalajului buteliei comercializate sub denumirea F., formă similară cu marca comunitară x ce reprezintă reproducerea grafică a buteliei H.. În acest sens solicită obligarea la încetarea imediată a următoarelor acțiuni, prezentate cu titlu exemplificativ: oferirea de produse, publicitatea (prin internet sau prin orice altă metodă, inclusiv prin afișarea semnului la intrarea în magazine, pe pereții magazinului, aplicarea pe materialele consumabile gen sacoșe, pungi, hârtie de ambalat, cutii, etc.), fabricarea de produse, stocarea sau depozitarea, distribuirea, livrarea, comercializarea sau oferirea spre comercializare (prin orice metoda: tradiționala, door-to-door, prin internet, casa de comenzi, etc.), promovarea de produse sau servicii, utilizarea semnului pe documente de afaceri ori în corespondența, importul sau exportul de produse;

4. să se dispună obligarea pârâtelor să retragă de pe piață toate produsele ce aduc atingere mărcilor Reclamantei și să distrugă pe cheltuiala lor toate ambalajele ce poartă reproducerea grafică a mărcii tridimensionale iar în cazul în care pârâta nu va aduce la îndeplinire această dispoziție, să fie încuviințată luarea acestor măsuri de către reclamante pe cheltuiala pârâtei;

5. să se dispună publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtelor, a hotărârii pronunțate, prin intermediul a trei cotidiane de circulație națională;

6. să fie obligate pârâtele la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de soluționarea prezentului dosar.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 2044 din 12 noiembrie 2019)

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

Prin cererea ce chemare în judecată s-a invocat încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii anterioare comunitare tridimensionale x înregistrată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasele 5 și 32 conform Clasificării de la Nisa.

Prima instanță de fond a reținut că reclamanta B. a înregistrat marca comunitară tridimensională nr. x, protejată din data de 24.06.2008 pentru produse din clasa 5:

„Ape minerale pentru uz medical” și clasa 32:

„Băuturi carbogazoase, ape minerale (băuturi), ape de masă, apă de izvor”.

Pârâții au invocat neutilizarea efectivă pe teritoriul UE a mărcii menționate anterior pentru toate clasele de produse pentru care a fost înregistrată, solicitând decăderea reclamantei din drepturile conferite de marca comunitară și respingerea cererii de chemare în judecată.

Tribunalul a reținut, legat de analiza cererii de decădere, că „principalele argumente ale pârâtei reclamante, atât din întâmpinare cât și din cererea reconvențională vizează două aspecte: pe de o parte, lipsa unei utilizări serioase a mărcii H. din perspectiva unui volum insuficient al vânzărilor, pe de altă parte lipsa utilizării pentru toate produsele pentru care marca a fost înregistrată, în condițiile în care reclamanții au comercializat, dintotdeauna, strict, apă de izvor, care este distinctă față de apa minerală și apa de masă, incluse în clasa 32, și față de apele minerale pentru uz medicinal, incluse în clasa 5”.

Analizând argumentele privind lipsa utilizării pentru toate produsele pentru care marca a fost înregistrată, tribunalul a pornit de la premisa folosirii mărcii în cauză de către reclamantă doar pentru produsul apă de izvor. Reclamanta nu a formulat apel împotriva considerentelor, conform art. 461 alin. (2) C. proc. civ. (constatări de fapt ce prejudiciază partea), astfel că nu pot fi reținute susținerile din cadrul întâmpinării formulate în recurs, legate de faptul că din anumite probe ar rezulta comercializarea de apă minerală.

Curtea de apel a reținut, în esență, în evaluarea motivelor de apel care vizau aceste aspecte, aceleași argumente ca și ale primei instanțe.

Astfel, instanța de apel a pornit de la premisa că s-a făcut dovada folosirii efective a mărcii în cauză doar pentru produsul apă de izvor, dar că nu se impune decăderea reclamantei din drepturile asupra mărcii pentru celelalte produse pentru care a fost înregistrată, întrucât acestea ar fi complementare cu apa de izvor, și deci produse similare, iar compatibilitatea criteriului complementarității produselor cu instituția juridică a decăderii/folosirii efective a mărcii ar rezulta din interpretarea cauzei T-126/03 Aladin (par. 45,46).

În primul rând, este întemeiată susținerea din recursul pârâților în sensul că instanța de apel a reținut în mod greșit aplicarea, în cazul instituției juridice a decăderii pentru lipsa folosirii în mod efectiv a mărcii, a criteriului complementarității, și, astfel, a similarității produselor, elemente relevante în contextul stabilirii riscului de confuzie.

Contrar celor reținute de instanța de apel, această concluzie nu rezultă din Hotărârea din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI – Aladin (ALADIN), T-126/03.

Dimpotrivă, în paragraful 54 al acestei hotărâri se reține în mod expres că eventualele reguli de apreciere ale similitudinii între produse și servicii nu sunt pertinente verificării îndeplinirii dispozițiilor referitoare la dovada utilizării mărcii în termenul de 5 ani, care este prealabilă oricărei aprecieri a riscului de confuzie între mărcile în cauză și care vizează doar determinarea dacă și în ce măsură marca a făcut obiectul unei utilizări serioase în relație cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Complementaritatea între produsele și/sau serviciile desemnate de mărcile opuse reprezintă unul dintre factorii relevanți enumerați exemplificativ în jurisprudența CJCE (Hotărârea din 29 septembrie 1998, C-39/97, Canon), care trebuie luați în considerare împreună pentru a evalua similaritatea produselor/serviciilor, alături de natura, scopul preconizat, metoda de utilizare, concurența. Ulterior au mai fost identificați ca factori suplimentari canalele de distribuție, publicul relevant, originea obișnuită a produselor/serviciilor.

Produsele/serviciile sunt complementare dacă există o legătură strânsă între acestea, în sensul că unul este indispensabil (esențial) sau important (semnificativ) pentru utilizarea celuilalt (Hotărârea din 11 mai 2011, T-74/10, Flanco, paragraful 40) într-un asemenea fel încât consumatorii să creadă că responsabilitatea pentru producerea acelor bunuri și pentru furnizarea acelor servicii aparține aceleiași întreprinderi.

Astfel, pe lângă faptul că complementaritatea între produse, cu consecința eventuală a similarității între produse/servicii, reprezintă noțiuni cu un conținut special determinat pentru analiza riscului de confuzie, instanța de apel nici nu a motivat de ce a considerat că apele minerale, apa de masă și, respectiv, apele minerale medicinale ar fi complementare cu apa de izvor, ținând cont de semnificația acestui concept menționată anterior.

Mai mult, instanța de apel a reținut că ar rezulta compatibilitatea criteriului complementarității produselor cu instituția juridică a decăderii/folosirii efective a mărcii din interpretarea cauzei T-126/03 Aladin (par. 45,46), din care ar reieși că titularul mărcii anterioare nu poate fi lipsit de protecție pentru produse care, deși nu sunt identice cu cele pentru care a avut loc folosirea mărcii anterioare, nu sunt esențial diferite și aparțin aceleiași grupe, care nu poate fi divizată în mod arbitrar.

Ținând cont de conținutul noțiunii de complementaritate între produse, menționat mai sus, și anume legătură strânsă între produse în sensul că unul este indispensabil (esențial) sau important (semnificativ) pentru utilizarea celuilalt într-un asemenea fel încât consumatorii să creadă că responsabilitatea pentru producerea acelor bunuri și pentru furnizarea acelor servicii aparține aceleiași întreprinderi, se poate observa că acesta nu coincide cu cel determinat în cauza T-126/03 Aladin, și anume, produse care, deși nu sunt identice cu cele pentru care a avut loc folosirea mărcii anterioare, nu sunt esențial diferite și aparțin aceleiași grupe, care nu poate fi divizată în mod arbitrar, pentru a se verifica aplicarea principiului utilizării parțiale a mărcii.

Ca atare, criteriul complementarității între produse reprezintă o noțiune străină de evaluarea principiului utilizării parțiale a mărcii.

În al doilea rând, este întemeiată susținerea recurenților în sensul că instanța de apel a interpretat greșit paragrafele 45 și 46 din cauza T-126/03 Aladin, referitoare la principiul utilizării parțiale, raportat la circumstanțele specifice speței de față.

Premisa de la care se pleacă în raționamentul expus în cauza T-126/03 Aladin se regăsește în paragraful 44 în cadrul căruia se reține că prevederile care limitează protecția mărcii doar la partea de produse sau servicii pentru care a fost folosită efectiv în perioada de timp relevantă trebuie interpretate în sensul că urmăresc să evite ca o marcă utilizată de o manieră parțială să se bucure de o protecție extinsă doar pentru că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse sau servicii. „Astfel, în aplicarea acestor dispoziții, trebuie să se țină cont de întinderea categoriilor de produse sau de servicii pentru care marca anterioară a fost înregistrată, în special de generalitatea termenilor utilizați în acest scop pentru a descrie aceste categorii, care să se raporteze la produsele sau serviciile a căror folosire efectivă a fost, prin ipoteză, stabilită”.

Paragrafele 45 și 46 din aceeași hotărâre au următorul conținut:

„45. Rezultă din prevederile citate mai sus că, dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de bunuri și servicii suficient de largă încât să fie posibilă identificarea în cadrul ei a unui număr de subcategorii capabile să fie văzute independent, dovada faptului că marca a fost folosită efectiv cu privire la o parte din acele bunuri și servicii acordă protecție, în cadrul procedurilor de opoziție, doar cu privire la subcategoria sau subcategoriile cu privire la care bunurile sau serviciile pentru care a marca a fost efectiv folosită aparțin. Cu toate acestea, dacă o marcă a fost înregistrată pentru bunuri și servicii definite atât de precis și îngust încât nu este posibil să se facă nicio subdivizare semnificativă în cadrul categoriei vizate, atunci dovada folosirii efective a mărcii pentru acele bunuri și servicii vizează întreaga categorie în scopul opoziției.

46. În sfârșit, dacă noțiunea de utilizare parțială are ca scop să nu indisponibilizeze mărci care nu au fost folosite pentru o anumită categorie de produse, nu trebuie, totuși, să rezulte faptul că titularul mărcii este privat de protecție pentru produse care, deși nu sunt strict identice cu cele cu privire la care a reușit să dovedească folosirea efectivă, nu sunt în esență diferite de acestea și aparțin unui singur grup care nu poate fi divizat altfel decât într-o manieră arbitrară. Este de observat în această privință că este practic imposibil ca titularul unei mărci să facă proba folosirii pentru toate variantele imaginabile de produse vizate de înregistrare. În consecință, noțiunea de „parte din produsele și serviciile” nu poate fi considerată a viza toate variantele comerciale ale produselor și serviciilor asemănătoare, ci doar acele produse și servicii care sunt suficient de distincte pentru a constitui categorii sau subcategorii coerente”.

Mai este de remarcat că în cauza Aladin, așa cum rezultă din paragraful 47, marca anterioară a fost înregistrată pentru „produse pentru curățarea metalelor”, descriere care a fost apreciată ca restrângând, pe de o parte, prin raportare la rolul produselor vizate (curățare), iar pe de altă parte la destinația lor (metale). Astfel, categoria de produse corespunzătoare din cadrul Clasificării de la Nisa acoperă „preparate pentru curățare, lustruire, degresare și preparate abrazive”, iar această categorie la rândul său aparține unei clase mai largi, clasa 3, care mai cuprinde în afara acestor preparate, „înălbitori și alte preparate pentru spălare; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr; pastă de dinți”.

În cauza Aladin s-a pus problema dacă se poate restrânge categoria de produse pentru care a fost înregistrată marca anterioară (produse pentru curățarea metalelor) doar la produsele din bumbac pentru curățarea metalelor pentru care s-a făcut dovada că s-a folosit marca.

În speța de față, așa cum s-a reținut mai sus, marca reclamanților a fost înregistrată pentru produse din clasa 5, „ape minerale pentru uz medical” și din clasa 32, „băuturi carbogazoase, ape minerale (băuturi), apă de masă, apă de izvor”.

Instanța de apel a plecat de la premisa că reclamanții au folosit marca pentru produsul apă de izvor și a ajuns la concluzia că aplicând principiul utilizării parțiale, cristalizat în cauza Aladin, trebuie să se considere că a fost folosită efectiv și pentru celelalte produse pentru care a fost înregistrată întrucât acestea ar fi „produse care, deși nu sunt identice cu cele pentru care a avut loc folosirea mărcii anterioare, nu sunt esențial diferite și aparțin aceleiași grupe, care nu poate fi divizată în mod arbitrar”.

Or, se poate observa că instanța de apel a aplicat un raționament invers decât cel care formează conținutul principiului utilizării parțiale, așa cum a fost definit în cauza Aladin, ajungând astfel la o aplicare eronată a argumentelor definitorii ale acestei cauze.

Astfel, marca în cauză a fost înregistrată pentru mai multe produse descrise strict, fiecare în parte (ape minerale pentru uz medical, băuturi carbogazoase, ape minerale (băuturi), apă de masă și apă de izvor), și s-a reținut că a fost folosită doar pentru unul dintre acestea, apă de izvor.

În speță nu se pune problema că marca în cauză ar fi fost înregistrată pentru o categorie mai largă de produse, de exemplu apă pentru consum uman sau băuturi nealcoolice, pentru a exista dubiul legat de posibilitatea împărțirii acestei categorii de produse în mod nearbitrar în produse care ar fi neesențial diferite de cele pentru care a fost folosită marca.

Urmând raționamentul din paragrafele 47 și 48 raportat la paragrafele 45 și 46 din hotărârea din cauza Aladin, se poate observa că „apele minerale pentru uz medical” reprezintă o subcategorie de produse strictă, circumscrisă categoriei mai largi de produse din clasa 5 (produse farmaceutice și de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinților și pentru amprente dentare; dezinfectanți; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide), iar fiecare dintre produsele: băuturi carbogazoase, ape minerale (băuturi), apă de masă și apă de izvor, reprezintă o subcategorie de produse strictă, circumscrisă categoriei mai largi de produse din clasa 32 (bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi și sucuri din fructe; siropuri și alte produse pentru prepararea băuturilor).

Or, în cauza Aladin nu s-a pus problema extinderii limitelor de protecție a mărcii la produse care exced subcategoria de produse pentru care a fost înregistrată, la alte produse din categoria mai largă de produse menționate în clasa respectivă a Clasificării de la Nisa, și cu atât mai puțin la produse din alte clase, ci s-a pus problema posibilității identificării în cadrul subcategoriei precis delimitate de produse pentru care a fost înregistră marca a unor produse care nu sunt esențial diferite și aparțin aceleiași grupe, care nu poate fi divizată în mod arbitrar.

Această interpretare este confirmată de hotărârea menționată în recurs, R 1295/2007-4 Revocation, Lotus (OHIM), în care s-a reținut că nu s-au depus elemente de probă pentru produsele „corsete, cravate, bretele”, în condițiile în care marca fusese înregistrată pentru „articole de îmbrăcăminte de exterior și lenjerie de corp”, dar și pentru produse specifice care fac parte din această categorie – inter alia „corsete, cravate, bretele”, că utilizarea pentru alte produse nu este suficientă pentru a menține protecția acordată pentru aceste produse în conformitate cu legislația privind mărcile, chiar dacă celelalte produse aparțin, de asemenea, categoriei „articole de îmbrăcăminte de exterior și lenjerie de corp” și că, astfel, dacă, în paralel cu termenul generic, marca revendică în mod expres și produse specifice incluse în expresia generică, aceasta trebuie să fi fost utilizată pentru produsele respective pentru a rămâne înregistrată pentru acestea.

Atâta timp cât în clasa 32 diferitele feluri de apă destinată consumului uman au fost identificate expres, acestea reprezintă produse distincte, motiv pentru care instanța de recurs consideră inutilă analiza argumentelor din cadrul recursului referitoare la faptul că aceste feluri de apă ar fi produse distincte conform H.G. nr. 1020/2005.

În ceea ce privește produsul „ape minerale pentru uz medical”, pe lângă faptul că face parte dintr-o clasă diferită, fiind astfel distinct de produsele din clasa 32, prin natura destinației sale, a și fost identificat precis ca fiind produs distinct de către titularul mărcii.

În consecință, în temeiul art. 496 alin. (1) raportat la art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ., Înalta Curte va admite recursul declarat de pârâtele E. S.A. și D. S.A., va casa în parte decizia atacată și va trimite aceleiași instanțe spre rejudecare apelul în ceea ce privește capetele de cerere referitoare la încălcarea mărcii comunitare x, precum și cu privire la cererea reconvențională.

Sursa informației: www.scj.ro.