Determinarea caracterului distinctiv al mărcii. Marcă înregistrată. Recurs (NCPC; L. nr. 84/1998)

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1350/2016

NCPC: art. 488, L. nr. 84/1998: art. 34, L. nr. 84/1998: art. 36

Dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. prevăd că se poate dispune casarea unei hotărâri atunci când „hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material”.

În cauză, recurentul-reclamant susține că instanța de apel ar fi încălcat dispozițiile de drept material în ceea ce privește distinctivitatea cuvântului „x” și în ceea ce privește cuvântul „y” care ar avea un grad suficient de distinctivitate în același domeniu.

Gradul de distinctivitate a unei mărci anterioare, chiar dobândită prin utilizare, este un element relevant pentru determinarea riscului de confuzie, dar aceasta rezultă din regulile aplicabile acestei instituții juridice specifice materiei în cauză.

Astfel, analiza riscului de confuzie implică o evaluare juridică prin corelarea și stabilirea interdependenței factorilor relevanți ce se constituie, totodată, în premisele analizei riscului de confuzie și stabilirea concluziei existenței sau inexistenței lui. Astfel cum reiese din jurisprudența constantă a CJUE, riscul de confuzie, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară, se apreciază global, ținându-se cont de toți factorii pertinenți, în special de gradul de cunoaștere a mărcii pe piață, de asocierea ce poate fi făcută cu semnul anterior înregistrat, de gradul de similaritate dintre cele două mărci, precum și între produsele sau serviciile marcate prin acestea (Hotărârea CJUE în cauza C-251/95 Sabel și în cauza C-39/97 Canon, C-342/97 Lloyd).

În consecință, trebuie mai întâi stabilită identitatea ori similaritatea produselor/serviciilor și similaritatea semnelor în conflict, condiții cumulative.

Evaluarea riscului de confuzie implică aprecierea distinctivității fiecărui component al mărcilor în conflict, întrucât doar astfel se poate identifica elementul dominant; chiar dacă un consumator percepe marca în ansamblu, în mod neîndoielnic, percepția sa este influențată de elementele intrinsec distinctive ce reprezintă elementul pregnant al semnului, cărora le acordă o atenție mai mare comparativ cu cele pe care se așteaptă să le regăsească pe un anumit produs (elementele nedistinctive ori chiar neglijabile).

În determinarea caracterului distinctiv al mărcii și astfel, în stabilirea dacă este puternic distinctivă, este necesar să se facă o evaluare globală a capacității mai mari sau mai mici a mărcii de a identifica bunurile sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la un anumit producător și astfel să distingă acele bunuri sau servicii de cele ale altui producător. (Windsurfing Chiemsee, C-108/97 și C-109/97, parag. 49).

În cadrul acestei evaluări trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți și în particular de caracteristicile inerente ale mărcii incluzând faptul dacă include sau nu un element descriptiv al bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată, partea din piață acoperită de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării mărcii, importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru promovare, proporția din mediile interesate care identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată datorită mărcii ca și de declarații ale camerelor de comerț și industrie sau ale altor asociații profesionale. (C-342/97 Loyd Schuhfabrik parag. 28 și urm.).

Cu cât mai distinctivă este marca anterioară, cu atât mai mare este riscul de confuzie. Astfel, o marcă cu un caracter slab distinctiv, cum ar fi cea care include elemente descriptive ale bunurilor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată sau una care nu este caracterizată prin trăsături neobișnuite sau originale, se bucură de un grad de protecție mai mică decât o marcă înalt distinctivă, fie per se, fie datorită recunoașterii pe care o are pe piață. (Lloyd Schuhfabrik, parag. 20 și 23, Sabel parag. 24, Canon parag. 17).

Riscul de confuzie (incluzând și riscul de asociere) presupune situația în care consumatorul mediu care, de regulă, nu este confruntat cu marca și semnele litigioase concomitent, să păstreze în memorie anumite elemente (cele distinctive și dominante) ale mărcii anterioare care îl pot face să atribuie aceleiași surse comerciale originea produsului, date fiind caracteristicile comune ale semnelor cu care acestea sunt protejate ori, în cazul în care distinge produsele, doar să considere că cele două produse provin de la două întreprinderi diferite, între care există anumite legături economice, juridice ori financiare.

Publicul relevant îl reprezintă consumatorul mediu (concept autonom în jurisprudența instanțelor Uniunii, în aplicarea Regulamentului mărcii comunitare, legea națională conținând dispoziții identice, datorită transpunerii Directivelor în materie), iar termenul de consumator se referă întotdeauna la consumatorii reali și la cei potențiali, prin urmare, atât cei care cumpără în prezent produsul sau care vor face acest lucru în viitor; or, consumatorul mediu al categoriei de produse vizate este prezumat a fi bine informat în mod normal, suficient de atent și de avizat, chiar dacă nivelul de atenție poate varia în funcție de categoria de produse sau de servicii în cauză (hotărârea CJUE din 22 iunie 1999, în cauza C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, parag. 26).

Criticile formulate de recurentul-reclamant sub acest aspect nu pot fi primite. Instanța de apel a analizat în mod just condițiile folosirii fără drept a unui semn de către un terț și anume: existența unei similarități sau identități între marcă și semn, existența unei asemănări între produsele și serviciile pe care le protejează marca și produsele sau serviciile pe care se aplică semnul și eventualul risc de confuzie, care include și riscul de asociere, statuând că elementul „x” din compunerea mărcilor și semnelor aparținând reclamantului nu este un element definitoriu la care să se raporteze consumatorul mediu, termenul „x” nefiind de natură a conferi această distinctivitate.

Cu privire la condiția impusă de dispozițiile legale, anume aceea ca pârâtul să utilizeze în cadrul comerțului, fără consimțământul titularului, un semn identic sau similar cu marca în discuție, pentru produse identice sau similare celor vizate de marca înregistrată, dar o astfel de utilizare să fie de natură să conducă la existența unui risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă, corect s-a reținut de către instanță că trebuie evaluat riscul de confuzie în raport de consumatorul de media român, având în vedere toate elementele pertinente și anume: gradul de similitudine între semne, gradul caracterului distinctiv al acestora, intensitatea semnului mărcii a cărei contrafacere se pretinde, gradul de similitudine dintre produsele/serviciile vizate de semnele în conflict.

În ceea ce privește condiția referitoare la compararea semnelor, în mod corect s-a analizat de către instanța de apel această condiție, având în vedere regula conform căreia consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un ansamblu și nu procedează la o examinare a detaliilor acesteia. Astfel, s-a constatat în mod legal că elementele verbale ale mărcii reclamantului nu sunt identice cu elementele ce intră în compunerea semnului folosit de pârâtă în activitatea sa și, drept consecință, s-a reținut că nu sunt îndeplinite dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a) și art. 36 alin. (2) lit. b), prima teză, în ceea ce privește identitatea semnelor aflate în conflict.

Corect s-a conchis de către curtea de apel că impresia de ansamblu a semnelor în conflict conduce la concluzia unui grad scăzut de similitudine conceptuală, că nu există similitudine vizuală și nici fonetică între semnele aflate în conflict.

Așa cum a reținut și instanța de apel, pentru a determina caracterul distinctiv al unei mărci și, în consecință, a evalua dacă are un caracter distinctiv ridicat, trebuie apreciată global aptitudinea mai mare sau mai mică a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată ca pornind de la o întreprindere determinată și deci, să distingă aceste produse sau servicii. Astfel, trebuie transpuse, în ceea ce privește riscul de confuzie și caracterul distinctiv, principiile stabilite de CJUE și anume: riscul de confuzie este cu atât mai mare cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește important.

Caracterul distinctiv al mărcii anterioare și în special renumele său, reprezintă un element ce trebuie avut în vedere pentru a aprecia dacă similaritatea semnelor sau produselor este suficientă pentru a da naștere unui risc de confuzie.

Astfel, corect s-a aplicat, în analiza criticii referitoare la distinctivitatea dobândită a mărcilor reclamantului, testul ce rezultă din Hotărârea CJUE General Motors cauza C-375/97 în ceea ce privește intensitatea, întinderea geografică, durata folosirii mărcii și mărimea investițiilor în promovarea mărcii.

Nu s-a dovedit de către reclamant, în privința mărcii „D.” utilizarea în vreun fel a acestui semn în legătură cu clasa 9 de produse (suporți magnetici și/sau optici), în clasa 35 de servicii (publicitate, tratamentul textelor, redactare, editare), clasa 38 (telecomunicații) și clasa 42 (creare și menținere site).

Dat fiind caracterul sugestiv al mărcii „D.”, ca slab distinctiv, al elementelor care o compun: cuvântul în limba engleză „x”, cuvântul „x” ce constituie traducerea în limba română a primului cuvânt și cuvântul „z”, instanța de apel a reținut în mod just că această marcă reflectă modalitatea în care sunt culese informațiile despre viața mondenă și că are un caracter de distinctivitate foarte scăzut.

Nu poate fi primită nici critica reclamantului referitoare la renumele mărcilor la care se susține că în mod eronat s-ar fi raportat instanța făcând aplicarea dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În cauză în mod just s-a reținut, pe de o parte, necesitatea de a fi întrunită condiția specifică de aplicare a prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c). din Legea nr. 84/1998 și anume aceea de a fi în situația unei mărci de renume și, pe de altă parte, că sarcina probei dobândirii semnului în România incumbă titularului mărcii. Pentru a ne afla în situația unei mărci de renume trebuia să se facă proba că aceasta este cunoscută de un segment important de public pentru produsele sau serviciile protejate de marca respectivă, dovadă nerealizată în speța dedusă judecății. În mod corect Curtea de Apel a reținut că prestigiul revistei „D.”, calitatea materialelor oferite cititorilor, standardele înalte de calitate oferite de revistă nu sunt însă suficiente prin ele însele pentru a dovedi renumele mărcii respective, impunându-se ca aceste elemente să fie coroborate cu mai multe elemente probatorii, nerealizate în speță.

Criticile recurentului ce vizează condiția ca utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă a aducere atingere funcțiilor mărcii nu sunt fondate. Motivele de recurs invocate de recurentul reclamant privind ordinea apariției site-urilor aparținând reclamantului și pârâtului, precum și eventuala diferență, pe care publicul țintă va putea să o realizeze în această privință nu pot conduce la reținerea nelegalității deciziei recurate prin prisma motivului de nelegalitate invocat, prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., deoarece, pe de o parte, recurentul nu indică care anume dispoziții de drept material ar fi fost încălcate sau aplicate greșit de către instanța de apel. Pe de altă parte, în mod just s-a reținut că simplul fapt că prin introducerea cuvântului „x” apare atât site-ul reclamantei „G.”, cât și site-ul pârâtei „F.” nu poate conduce la concluzia că utilizatorul de media pe internet ar putea fi indus în eroare în ceea ce privește originea produsului sau serviciului respectiv, acest fapt neputând avea drept consecință constatarea unei atingeri aduse funcției de indicare a originii produsului sau serviciilor în cauză.

Nici critica privind încălcarea sau atingerea funcției de investiție a mărcii reclamantului nu subzistă deoarece această funcție se realizează nu numai prin intermediul publicității, ci și prin intermediul diverselor tehnici comerciale. Astfel, s-a menționat în mod corect în decizia recurată că utilizarea semnului respectiv de către pârâtă nu îngreunează în mod substanțial folosirea de către reclamant a mărcii sale în scopul de a atrage și fideliza consumatorii.

În ceea ce privește răspunderea civilă delictuală, se susține că practicile pârâtei reprezintă fapte ilicite cauzatoare de prejudicii, deoarece, fiind vorba de acțiuni în contrafacere, titularul mărcii anterioare suferă un prejudiciu nerealizat. Nici această critică nu subzistă. Faptele pretinse pârâtei nu reprezintă contrafacere reglementată de art. 36 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr. 84/1998, astfel că nu pot fi reținute ca fiind întrunite condițiile răspunderii civile delictuale.

Deoarece nu s-a putut constata încălcarea, la momentul înregistrării numelui de domeniu de internet „F.” de către pârâtă a încălcării dreptului de proprietate industrială al reclamantului asupra mărcilor „D.” și „E.” și nici încălcarea dreptului de folosință anterior asupra numelui de internet „G.”, pentru că disponibilitatea se verifică în raport de înregistrările anterioare de nume de domeniu, în mod just s-a concluzionat că lipsește fapta ilicită care ar fi putut atrage antrenarea răspunderii civile delictuale. Drept consecință, în mod legal s-a stabilit că faptele pretinse pârâtei nu constituie contrafacere în sensul reglementat de art. 36 alin. (2) lit. a), b) și c) din Legea nr. 84/1998.

Ultima critică din cuprinsul motivelor de recurs vizează analiza eronată de către instanța de apel a conflictului dintre numele de domeniu „G.” și numele de domeniu „F.” în condițiile în care reclamantul a invocat încălcarea drepturilor asupra mărcii și asupra site-ului respectiv care reprezintă o modalitate practică de utilizare a mărcii.

Instanța de apel a reținut prin decizia atacată că site-ul „G.” nu beneficiază de protecția oferită de Legea nr. 84/1998 în condițiile în care numele de domeniu nu constituie o marcă înregistrată. Reclamantul este titularul dreptului de folosință asupra respectivei adrese de internet pe care a înregistrat-o la Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București, dar acest drept nu-i permite să poată interzice folosirea semnului „F.” de către pârâtă.

Deoarece la data realizării rezervării de către pârâtă a numelui de domeniu nu exista înregistrat un nume de domeniu cu aceleași caractere, susținerile recurentului relative la indiciile de rea-credință ale titularului numelui de domeniu (care ar fi urmărit perturbarea activității economice a unui competitor) nu pot conduce la reținerea nelegalității deciziei recurate.

Pentru aceste considerente, se va respinge recursul declarat de recurentul reclamant împotriva Deciziei 281A din 27 mai 2015 a Curții de Apel București, secția a IV-a civilă, ca nefondat, motivul de recurs invocat, cel menționat în art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. nefiind incident în cauză.

Sursa informației: www.scj.ro.